DILUCIÓN POR PARODIA MARCARIA

Carlos Enrique Castillo G.

Como miembro que fui, de la comisión redactora de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, impulsé que se introdujera la figura de la dilución, que ya contaba con algunos años de haberse regulado en la ley de marcas de los Estados Unidos. Es así que se consignó en el artículo 26 literal f) de nuestra Ley, bajo el capítulo IV, de los derechos, obligaciones y limitaciones relativos al registro, los derechos conferidos por el registro o inscripción de una marca, así: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento realice alguno de los actos siguientes, destacándose en el literal f): usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Sin embargo, no fue hasta después de la emisión de dicha Ley, que retomando varios criterios, en un artículo compartí el concepto de Dilución marcaria, del cual retomo algunos extractos.

A la luz del Derecho Comparado, veamos entonces, que se entiende por DILUCIÓN. En los Estados Unidos de América, mediante The Federal Trademark Dilution Act de 1995, se establece que la dilución es el acto de restarle capacidad a las marcas famosas, de identificar y distinguir bienes o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de competencia entre el titular de la marca famosa  y terceros,  o que pueda causar confusión (semejanza), error o defraudación, desilusión o desencanto.

Si hacemos una referencia comparativa, entre el concepto Americano y la  aplicación contemplada en nuestra legislación, encontramos que, la americana se refiere únicamente  a marcas famosas, en tanto, en nuestro medio, aplica a todo tipo o clase de marcas; y no tan solo al hecho de restar distintividad, si no a un debilitamiento de la capacidad distintiva de una marca. Por otra parte, se aplica en El Salvador, a marcas idénticas o semejantes, y no sólo para marcas utilizadas en el comercio, sino también aplica en la actividad publicitaria de las mismas, e incluso comprende el aprovechamiento injusto del prestigio de una marca. Esto último no necesariamente se refiere a la categoría de marcas notoriamente conocidas, puesto que el prestigio no necesariamente se asocia a tal calidad o categoría de signos distintivos; ya que puede muy bien, una marca gozar de prestigio, pero que el mismo aún no abarque a un estrato de población que amerite que el signo sea considerado notoriamente conocido y mucho menos famoso.

La dilución considerada como el debilitamiento que va borrando, minando la capacidad de distinción, de la que ha gozado un signo marcario en el comercio, provoca la dispersión, fragmentación o desaparecimiento de esa capacidad distintiva, hasta  perderla, la marca original; puesto que una marca similar (o la misma), va apareciendo en distintos productos, en distintos mercados, en distintos canales de distribución y comercialización, incluso amparando productos de distinta calidad, por lo general de inferior calidad.

Ahora bien, existen varias manifestaciones o formas de dilución, entre ellas la parodia marcaria, la imitación burlesca.

La parodia tiene un especial tratamiento como obra derivada, en el estudio del Derecho de Autor; sin embargo, su tratamiento difiere en materia del Derecho Marcario, del que trata de los signos distintivos que sirven para identificar productos o servicios en el mercado. En el primero, la parodia se protege por su creatividad humorística, y al contrario en el Derecho Marcario, queda proscrita por la afectación al derecho exclusivo (con capacidad de exclusión), propio de las marcas.

Como ya antes mencionara al citar el artículo 26 de la Ley de Marcas, el registro de una marca confiere a su titular precisamente un derecho exclusivo de uso y gozar de los beneficios que le reporte su marca, al distinguir productos o servicios por éste comercializados, y como consecuencia, su registro también incorpora el derecho a excluir a terceros del uso de la marca protegida. Lo anterior implica que ninguna persona puede hacer uso de una marca registrada, sin una autorización expresa de su legítimo titular. Cualquier uso no autorizado de una marca registrada, constituye una infracción al derecho exclusivo de propiedad, reconocido y protegido por el Estado, lo que acarrearía para el infractor, diversas consecuencias, tanto en sede administrativa como judicial (civil/mercantil o criminal), salvo las excepciones dispuestas en el Art. 27 de la misma Ley de Marcas, que se refiere a los actos de buena fe o usos honestos, tales como indicar en el producto amparado por la marca registrada, el nombre o dirección del comerciante distribuidor, por ejemplo, o los de sus establecimientos mercantiles; o bien indicar o brindar información sobre las características de los productos o servicios que  distribuye; y en el Art. 28, mediante la figura del agotamiento del derecho, que impide al titular de la marca registrada, reclamar por el uso de la misma, por un tercero, en relación con los productos legítimamente marcados que se hubiesen introducido en el comercio, en el país, por dicho titular, por el licenciatario o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A partir de las nociones compartidas, corresponde ahora ahondar el tema de la dilución por parodia marcaria.  Es decir ese uso público no autorizado de una marca registrada, ya sea mediante un signo idéntico o similar, pero de forma burlesca, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. Adicionalmente me referiré a la trascendencia de tal actividad en el ámbito de la Competencia Desleal.

Respecto del uso público no autorizado de una marca registrada, no hay mucho que decir, puesto que resulta obvio, que en sí, esto configura un abuso, un acto desleal (contrario a los usos honestos en materia comercial). En cuanto que tal uso no autorizado se materialice mediante un signo idéntico o similar pero de forma burlesca, aún para fines no comerciales.

Debo empezar por indicar que la identidad marcaria se refiere a la coincidencia entre ambos signos distintivos, es decir entre la marca registrada y la que aparezca en uso por una tercera persona, sin autorización de la legítima titular, pero que se haga de forma burlesca, por ejemplo, para identificar productos de distinta procedencia, para amparar productos de distinta calidad, por lo general, de baja calidad. En esto radica el aspecto burlesco, que una marca bien posicionada, para el caso, sea aplicada para identificar productos de baja calidad, o de distinta naturaleza a los que el consumidor espera, o está habituado. Esto conlleva también un desprestigio para la marca registrada, y por supuesto incorpora un aprovechamiento injusto de su prestigio. Por ejemplo:

Por otra parte, la similitud en materia marcaria, se refiere tal como lo indica el Art. 9 de la Ley de Marcas (Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros)  a la clara prohibición de uso y de registro, como marca o como elemento de ella, de un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: b) Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero (legítimo titular) desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión.

De lo anterior se colige, que tal similitud pueda provocar una confusión en el mercado. De tal suerte que, la similitud provoque un riesgo de asociación en el consumidor (por evocación o parecido), ya que la similitud burlesca conserva los principales rasgos de la marca parodiada, color, tamaño, disposición de elementos, etc., por tanto, ello induzca probablemente (al consumidor), o provoque confusión al momento de ejercer su derecho de selección. Ahora bien, al referirnos al caso de la parodia marcaria, el uso no autorizado, debe ser mediante un acto burlesco, que imiten, ridiculicen o deformen de manera malintencionada aspectos que caracterizan a la marca registrada, aprovechándose así, de la buena fe de las personas que conforman la clientela del producto que ampara la marca parodiada (la marca original).

Debo hacer énfasis que la Ley (Art. 26), prevé que tal uso no autorizado, puede ocurrir aún para fines no comerciales, es decir que se materialice incluso para actividades ajenas al comercio de bienes y servicios. He visto casos de parodia de marcas, para usarlos como foto de perfil de whatsapp, que queda comprendido en la norma comentada, así como también, el uso de parodia marcaria en grafitis callejeros que tampoco corresponde a ninguna actividad comercial o mercantil de productos o servicios.

Por último, tal uso no autorizado mediante la actividad de parodia marcaria, está condicionada a que pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Como apreciamos, no se trata de actos consolidados en sí, sino del potencial que éstos puedan causar en el mercado, de frente a los consumidores, así, se debe analizar entonces, esa posibilidad de afectar la capacidad de identificar/distinguir bienes o servicios, de mermar o disminuir la función identificadora de las marcas, y su inmediato impacto en el comercio (mercado), pues con la aparición de una imitación burlesca, se distrae el derecho de selección de los consumidores, se desorienta su intención de consumo, así las ventas de los productos o servicios amparados por la marca registrada (la original), decrecerán, se verán afectadas negativamente, impactando los resultados esperados por el legítimo titular.

Al no recibir los mismos ingresos proyectados, que se ven afectados por las imitaciones burlescas, se dejará de publicitar la marca registrada pues al hacerlo, indirectamente también se promovería la imitación burlesca o copia, afectando el valor económico y publicitario de la marca registrada; y por supuesto que, quien resultará beneficiado será el imitador, quien ha introducido la parodia, o signo burlesco.

El valor de marca se refleja en la aceptación que un producto (amparado por la marca registrada) ha adquirido en el mercado, y que da una ventaja competitiva frente a sus competidores. Pero no hay que perder de vista que el valor de mercado de las marcas, no solo reportan beneficios a sus titulares, sino que también representan un valioso parámetro para ejercer el derecho de selección de los consumidores, porque las marcas originales, constituyen una garantía que reporta una serie de beneficios para éstos. Una marca original incorpora una serie de ventajas relacionadas con la calidad, seguridad, satisfacción, confianza, la selección por marca ahorra tiempo al ejercer el derecho de selección, etc.

En conclusión, ese abuso de usar una marca ajena, bajo la figura de la parodia, es a todas luces un acto de competencia desleal, y en efecto, ello diluye la capacidad distintiva de una marca.

POR:

CARLOS CASTILLO

ccastillo@romeropineda.com